2019年9月22日下午14：30，漫修东吴IP学术沙龙系列活动第二期在我院大会议室顺利举行。我院特邀江苏省高院专业审判委员会委员、知识产权审判庭原庭长、副巡视员宋健和宁波知识产权法庭副庭长马洪作为第二期沙龙的主讲嘉宾，围绕“进出口贸易中的商标使用问题”这一主题进行发言。此次沙龙由我院李杨副教授主持，我院董炳和教授、刘铁光教授，苏州中级人民法院王燕仓副院长，苏州知识产权法庭任小明法官、林银勇法官，虎丘区法院知识产权审判庭万玉明副庭长，以及江苏漫修律师事务所知识产权部赵臻淞部长作为与谈人参与了本次沙龙。
本次沙龙分为三个环节，首先是主讲嘉宾的主旨演讲环节。
宋健法官以浙江方爵进出口有限公司诉中华人民共和国镇江海关撤销行政处罚决定纠纷案开篇，并对此案作出评价，认为此案二审最终仍延续了“东风”案的审理思路。宋健法官还总结了国内涉外OEM司法政策的变化，列举了相关案例，并得出结论：我国对商标侵权的司法实践从对商标权的绝对保护逐渐走向相对保护。同时宋健法官详细介绍了宁波海关行政处罚案、金星诉浙江凯达商标侵权案，该案中法院认为，争议商标具有较高知名度，凯达公司理应尽到对委托商标严格审查的义务，以作合理避让。宋健法官对此案予以积极肯定，认为该案宣示了“涉外定牌加工”并不是对抗国内商标权利的“万能护身符”。她还提及了最高法再审“HONDAKIT”商标侵权案，并对最高法再审原因表示期待。
此外，宋健法官还回顾了台湾地区OEM的司法经验，并发现台湾地区对于此类行为的认定带有明显的政策性考量。她表示在当下，大陆地区的知识产权司法审判也应多考虑政策性倾向。宋健法官再次强调了“东风案”在此类案件中的导向作用，必须结合“合理注意义务+实质性损害”标准进行考量。最后，宋健法官表示：从本质上看，知识产权制度是一国公共政策、为促进本国产业服务，这一属性从未发生过根本改变，这在知识产权成为国际核心竞争力背景下更是如此。
随后，马洪法官进行发言。马洪法官首先以广东法院裁判为例梳理了我国关于贴牌加工案件的脉络：第一阶段，均认定商标侵权；第二阶段：有条件地认定不侵权；第三阶段：尽合理义务后，不认为是侵权。随后，马洪法官介绍了浙江高院SPEEDO案，该案中浙江高院认为，在涉外贴牌加工行为中，作为生产环节的贴牌行为系典型的将商标使用于商品上的行为，属于商标使用行为。此后，马洪法官简单介绍了定牌加工的风向标案例：PRETUL案以及东风案。他还发现，北京知产法院SODA案的判决规则与DCLSA案基本一致，均认定定牌加工行为属于商标法意义上的使用行为。
通过对多案的思考并结合自身兴趣，马洪法官认为定牌加工司法保护之路是马拉松式的长跑，定牌加工的司法政策属性，应具有灵活性、弹性。马洪法官提出了“三元一心的利益保护格局”。此外，他还提出在具体案件中应考虑加工者的合理注意义务，商标的混淆可能性等。在个案中，评价标准可宽松可严格，更具灵活性，响应司法政策。马洪法官还假想出“吴京茅台案”供同学们思考。最后马洪法官进行了总结：定牌加工问题，既是法律问题，也是经济问题，既是国内问题，也是国际问题。问题的最优解，可能取决于不变的三元一心价值观与适度灵活的法律方法论。判决是一页纸，所有的问题，诞生于真实世界，纷扰于真实世界，也将解决于真实世界。
接下来是第二环节，圆桌讨论。
各位与谈人在听完两位主讲人的主题演讲后也相继表达了自己的一些看法。王燕仓副院长认为法院最重要的任务就是查明事实，而当事人应遵守诚实信用原则。对于疑难案件，王燕仓副院长认为需要重点考察以下两点：（1）境外商标权人的注册情况；（2）贴牌加工的行为是否挤占国内商标权人在国外的出口份额。我院董炳和教授首先承认司法政策需要弹性，但其认为“商标使用”是个纯粹的法律问题，不需要个案判断。按照最高院在“东风”案中的思路，有两个问题需要解决：（1）如果出口不构成商标使用，那么自主贸易与定牌加工将没有区别；（2）在撤三中，贴牌加工就不构成商标使用。刘铁光教授关注了商标的域外效力问题，他提及了美国1952年的一个商标判决，认为美国对商标的保护是绝对保护，并提出在考虑商标法域外效力时需要注意双方的国籍、对国内的商业利益的影响是否显而易见等。
任小明法官认为，在进出口贸易中的商标使用问题上，有三点值得思考：一是商标的本质属性，二是商标法的基本职能，三是商标侵权的构成要件。同时他提醒同学们注意“东风”案中二审判决的说理部分。林银勇法官认为，“东风”案是一个标杆性的案件，虽然二审和再审的结果出现分歧，但裁判标准是相同的，即在认定国内受托方的侵权责任时，需要考量合理注意义务和实质损害范围。考虑到反向假冒被《商标法》明确规定为商标侵权行为，商标使用并不是商标侵权的前提。同时他指出商标法和商标侵权案件的审判的核心是保护国家利益。宋健法官补充提出，实际上OEM就是一个司法政策问题。万玉明法官认为，商标侵权也是侵权行为，应将关注点放在《商标法》第57条的规定上，即使用是否造成混淆，而不应该关注识别问题。同时，在具体案件中，应注重利益平衡。赵臻淞律师从企业的角度发表见解，他认为最高院“东风”案的判决是负面的，因为在国外抢注商标或是注册一家公司都非常简单，“东风”案的判决增加了权利人的维权难度。
最后，第三个环节是互动环节，在座师生积极参与沙龙互动，围绕相关主题进行了热烈的讨论。在场同学、社会人士踊跃提问，各位嘉宾和与谈人耐心地作了解答。
此次沙龙活动持续了三个多小时，参与沙龙的各位法官不仅展示出了出色的专业知识水平，也让参加活动的每位同学感受到了他们投身中国司法事业的极大热情。让我们一起期待下一期IP学术沙龙！
